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El Congreso Mexicano aprobó cambios importantes a la Ley de la Propiedad Industrial, con la intención de modernizar el sistema de marcas incorporando algunas de las figuras reguladas en Ley por otros países miembros del Sistema de Madrid.

Entre otras, las enmiendas más importantes a la Ley de la Propiedad Industrial, son las siguientes:

  • Protección a las marcas no tradicionales. El texto vigente define el concepto de marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Sin embargo, la nueva definición de marca, dará lugar para que las denominadas marcas no tradicionales, tales como las marcas sonoras, olfativas y los hologramas, sean registrados en México. De acuerdo, con el nuevo texto de la Ley, una marca es “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”
  • Distintividad adquirida. La distintividad adquirida o “secondary meaning” es ahora reconocida por la Ley, esto significa que marcas que en principio no son registrables por considerarse descriptivas o carentes de distintividad, puedan ser registradas al demostrarse su uso efectivo en el comercio.
  • Marcas de Certificación. Se reforma el concepto de Marcas Colectivas a efecto de incluir a las marcas de certificación. La marca de certificación entendida como un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular para garantizar algún rasgo particular de los productos o servicios a los que se aplica, como naturaleza, calidad, el origen geográfico, la forma en la que se fabrica un producto, el cumplimiento de ciertas normas de seguridad, entre otros.
  • Acuerdos de co-existencia. Se aceptarán acuerdos de coexistencia/cartas de consentimiento para superar objeciones con base en marcas previamente registradas similares en grado de confusión, siempre y cuando se presente consentimiento por escrito y las marcas en cuestión no sean idénticas.
  • Oposición. La oposición deberá presentarse acompañada de las pruebas correspondientes. El Instituto notificará a los solicitantes a través de la Gaceta sobre las oposiciones presentadas, otorgándoles un plazo improrrogable de un mes, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presenten pruebas. Desahogadas las pruebas, las partes podrán formular por escrito sus alegatos en un plazo de dos días.
  • Declaración de uso. Para mantener un registro vigente, el titular de la marca deberá presentar una declaración de uso dentro de los tres meses siguientes contados a partir del tercer aniversario de la fecha de registro. Si no se presenta la declaración de uso requerida durante el período de tiempo especificado, el registro de marca caducará.
  • Renovaciones. La declaración de uso deberá ser anexada a la solicitud de renovación.
  • Nulidad. El plazo para solicitar la Nulidad con base en un uso previo, se amplía de 3 a 5 años.

La ley establece una nueva fracción por medio de la cual los titulares de marcas podrán presentar acciones de nulidad con base en la mala fe.

Se establece el concepto de mala fe y además, se modifica la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual establece que para una acción de nulidad con base en la mala fe, basta con qué se demuestre que la persona que solicitó y obtuvo registro en México, de una marca previamente registrada en el extranjero, sin consentimiento de su legítimo titular, haya tenido relación directa o indirecta con el titular de la marca.

Nuevos requisitos dentro del formato oficial de solicitud de marca.

  • La descripción de productos/servicios dentro de las solicitudes de marca deberá ser específica. Eso significa que reclamar toda la clase ya no será permitido. En su lugar, los solicitantes deberán identificar específicamente los productos/servicios que desean proteger.
  • Antes de la reforma, no estaba claro si la fecha de primer uso dentro del formato de solicitud de marca se refería al primer uso en México o en otro país, ya que ni la Ley de Propiedad Industrial ni su Reglamento indicaban si dicho uso previo debía haber tenido lugar en México o en el extranjero. Ahora, está claro que la fecha de primer uso se refiere al uso en el comercio en México. Además, si el solicitante no reclama una fecha de primer uso, se considerará que la marca no estaba en uso en México al momento de la presentación de la solicitud de marca.
  • Notificaciones. Las resoluciones, requerimientos y otras notificaciones oficiales que emita el IMPI, serán notificados únicamente a través Gaceta de la Propiedad Industrial. Con esta medida, el IMPI parece persuadir a los usuarios para que presenten solicitudes en línea y, poco a poco, dejar atrás el sistema de notificaciones personales.

Tan pronto como se de la publicación de dichas reformas y/o se publique cualquier noticia oficial sobre cambios significativos al Reglamento de la Ley, formatos oficiales, tarifas oficiales o cualquier información relevante, los mantendremos debidamente informados.

H&A MÉXICO – DEPARTAMENTO DE MARCAS

 

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